Perché (e come) Trademark Your Business Name: My Personal Story + Consigli utili dagli avvocati

Articolo scritto da:
  • Business Online
  • Aggiornato: Jan 22, 2019

In primo luogo, una storia personale ... In 1996, ho lasciato il mio lavoro di giorno e ho deciso di rimanere a casa e iniziare a scrivere a tempo pieno. Ho anche imparato a progettare siti Web e ho iniziato a modificare e gestire i siti Web di altre persone.

Quando ho iniziato questo tipo di lavoro, lavoravo principalmente con scrittori di romance. Come scrittrice di romance, quell'industria è da dove sono venuti i miei primi clienti. Ho iniziato un gruppo promozionale per quegli autori e l'ho soprannominato Divas of Romance. Non molto tempo dopo, ho iniziato a disegnare sul mio background nel mondo degli affari e scrivere articoli su argomenti come la business intelligence e il design. Naturalmente, i miei clienti sono diventati un mix di autori e uomini d'affari. Ho iniziato a chiamare Promo Divas per il mio web design e gestione dei contenuti. All'inizio ho aggiunto il gruppo al mio sito Web generale e in seguito comprato il nome di dominio e creato un sito separato.

Quindi Facebook ha chiuso la mia pagina aziendale ...

Quindi, ho deciso di aprire una pagina su Facebook per promuovere la mia attività. Facebook ha chiuso la mia pagina. Non avevo idea del perché. Quando li ho contattati, hanno dichiarato che era perché la mia pagina ha violato un marchio per qualcun altro.

Apparentemente, qualcuno aveva registrato un nome simile a quello che usavo da molti anni. Non avevo mai registrato il mio nome. Non mi è mai venuto in mente di farlo.

Cosa abbiamo fatto: re-branding

Dopo aver consultato un amico avvocato, presi la difficile decisione che combattere non fosse valsa la pena.

Vedi, il mio marchio non si adattava più a quello che stavo facendo più a lungo.

Quando ho iniziato, la maggior parte dei miei clienti erano scrittori di romanzi rosa. Oggi i miei clienti sono un ampio mix tra uomini d'affari internazionali, scrittori di tutti i generi e di entrambi i sessi e aziende locali. Molti dei miei clienti maschi avevano commentato nel corso degli anni il nome della mia attività. Vorrei ricevere commenti del tipo: "Non devo diventare una diva per aver costruito il mio sito, vero?"

I commenti sono stati molto divertenti, ma mi hanno fatto riflettere sull'adeguatezza del nome del marchio. Dal momento che il mio amico avvocato ed io avevamo deciso che era più facile e più economico per me re-brand, ho deciso di cambiare il mio marchio in qualcosa che sarebbe valido per tutti i miei clienti. Sento che vado davvero in battaglia per i miei clienti, cercando di dare loro il miglior risultato possibile e far vedere il loro marchio su tutti i milioni di altri là fuori.

Mi sono inventato Promo Warriors (TM) come il mio nuovo marchio (plug senz'anima).

Prima che lo annunciassi ad una sola persona, tuttavia, ho deciso che avrei dovuto prima registrarlo. È piuttosto un processo per contrassegnare il nome della tua attività. Il motivo principale per cui consiglierei a un piccolo imprenditore di registrare il proprio nome è semplicemente che qualcun altro potrebbe prendere il nome del marchio che ha lavorato così duramente per costruirlo e sarà necessario re-brand. Anche se ha funzionato bene per me perché dovevo re-brand in ogni caso, potresti non voler re-brand.

Adoro il mio nuovo nome e marchio di branding. Si adatta a ciò che faccio molto meglio del nome iniziale e si adatta alla mia variegata lista di clienti.

Non sono solo…

Questo non è un problema che ho dovuto affrontare. Recentemente stavo parlando con un mio amico del liceo che gestisce un'attività di servizi fiscali. Lori Brooks, proprietario di The Tax Honey (sito non più disponibile) a Indianapolis, Indiana, ha condiviso la sua esperienza con me in qualcuno che sta cercando di prendere il suo marchio e usarlo per conto suo.

C'è una persona che ha cercato di rubare il mio idea imprenditoriale e il mio marchio.

So esattamente come ha trovato il mio nome ed è stato usando la pubblicità pagata su Facebook

L'unica differenza in alcune delle cose di marketing è una parola e quella parola è "la".

Ho avuto i miei affari da quando 2009 ha iniziato a lavorare su lei in 2014.

La persona ha persino creato un account email simile sullo stesso server di posta di Brooks. Diversamente da me, la signora Brooks non ha intenzione di re-branding.

In nessun modo, come potrò mai ri-marca. Ho cercato quel nome per molti anni dopo che l'ho inventato e non c'era alcuna esistenza fino a 2014. Ho fatto pubblicità a pagamento su Facebook che è andato dappertutto; Posso fare le tasse in altri stati, non solo in Indiana.

Onestamente, Lori Brooks è un'azienda che può trarre beneficio dal marchio registrato del marchio per proteggersi in futuro da questo tipo di cose. Fortunatamente, WHSR è stato in grado di parlare con alcuni avvocati di questo argomento.

Consigli degli avvocati: proteggere il tuo marchio

Ho contattato alcuni avvocati per ottenere il loro impegno nel proteggere il tuo marchio. Il consiglio risultante è molto utile per i proprietari di imprese.

"Un marchio è l'identificatore della fonte" - Marc Misthal

Marc Misthal è un preside nell'ufficio di New York di Gottlieb, Rackman & Reisman, PC Marc è specializzato in tutte le aree del contenzioso e dei procedimenti relativi ai marchi e ai diritti d'autore e ha una vasta familiarità con nome di dominio e problemi di Internet.

Consigli da Marc Misthal a Gottlieb, Rackman & Reisman

marchal misthal
Marc Misthal

Alcune cose per cominciare: in primo luogo, un marchio è un identificatore di origine, è qualcosa che viene utilizzato per indicare che un particolare bene o servizio è stato originato da una particolare fonte.

Negli Stati Uniti, ottieni i diritti sui marchi utilizzando il marchio (ad esempio vendendo prodotti con cartellini o imballaggi recanti il ​​marchio). Quindi la domanda qui non riguarda il "marchio di fabbrica", ma la registrazione. Alcuni motivi per la registrazione sono elencati di seguito.

Sul processo di marchio

Ho chiesto a Marc di quanto a lungo ci si può aspettare che il processo abbia luogo.

In media, di solito ci vuole circa un anno a un anno e mezzo dal momento in cui una domanda di marchio è depositata presso l'ufficio del marchio americano fino a quando non si verificano problemi di registrazione. Poiché i diritti sui marchi sono basati sull'uso e non sulla registrazione, se un proprietario del marchio utilizza il proprio marchio mentre l'applicazione è in sospeso, hanno diritti indipendentemente dal fatto che abbiano o meno una registrazione.

Quanto segue è stato in risposta alla mia domanda sull'opportunità o meno di usare un avvocato per accelerare il processo (Marc non si è solo auto-promosso. Volevo sapere i vantaggi di assumere un avvocato, perché di solito ce ne sono alcuni).

Lavorare con un avvocato che abbia familiarità con le pratiche dell'Ufficio Marchi degli Stati Uniti può semplificare la procedura di richiesta.

Ad esempio, un avvocato può effettuare una ricerca prima che una domanda venga archiviata per determinare se esistono registrazioni esistenti che potrebbero bloccare la tua domanda; in alcuni casi un avvocato può fornire suggerimenti su ciò che può essere fatto per evitare che le registrazioni esistenti blocchino la tua applicazione. Inoltre, un avvocato che abbia familiarità con la pratica del marchio di fabbrica degli Stati Uniti sarà in grado di rispondere alle comunicazioni dell'Ufficio del Marchio con le informazioni che stanno cercando, il che può evitare lunghi scambi avanti e indietro che ritarderebbero l'emissione di una registrazione.

Inoltre, se viene emesso un rifiuto, gli avvocati che hanno familiarità con la pratica del marchio di fabbrica degli Stati Uniti possono spesso presentare argomenti legali che possono superare il rifiuto.

Ci sono molti vantaggi nella registrazione del marchio commerciale e / o del logo. Marc ha condiviso:

Le registrazioni dei marchi sono molto utili per far rispettare i diritti sui marchi.

  • A) Forniscono diritti a livello nazionale (semplicemente l'uso di un marchio conferisce diritti solo nell'area in cui viene utilizzato il marchio).
  • B) Una volta registrato un marchio, è possibile utilizzare il simbolo ® per mostrare che è registrato.
  • C) Le registrazioni impediscono a terzi di registrare marchi identici o simili da utilizzare in relazione a beni o servizi identici o simili.
  • D) Le registrazioni dei marchi possono essere registrate con la protezione doganale e doganale statunitense per impedire l'importazione di prodotti contraffatti.
  • E) Alcune piattaforme online prenderanno provvedimenti contro i trasgressori solo se puoi fornire la prova dei tuoi diritti, come la registrazione di un marchio.

"Assicurare una registrazione del marchio federale è uno dei modi più pratici ed economici ..." - Michael Cannata

Michael Cannata, partner del gruppo di proprietà intellettuale di Rivkin Radler LLP, ha condiviso il suo contributo alla registrazione di un marchio.

Michael Cannata, Partner di Rivkin Radler LLP's Intellectual Property Practice Group

michael cannata
Michael Cannata

Garantire la registrazione di un marchio federale è uno dei modi più pratici ed economici che i proprietari di aziende possono proteggere il loro marchio.

Per essere sicuri, ci sono una moltitudine di benefici di cui godono i proprietari di marchi registrati federali. Ad esempio, i proprietari dei marchi hanno la priorità nazionale nel loro marchio. Ciò significa che i proprietari dei marchi, fatte salve alcune eccezioni, mantengono diritti superiori per utilizzare il loro marchio registrato negli Stati Uniti.

Un altro vantaggio della registrazione del marchio federale è che l'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti rifiuterà di registrare qualsiasi domanda di marchio che sia confusamente simile a un marchio registrato. Questa importante funzione può scoraggiare terze parti che, inconsapevolmente, tentano di registrare e sfruttare un marchio simile.

Infine, un altro vantaggio della registrazione del marchio federale è che i proprietari di un marchio registrato possono utilizzare il ben noto simbolo "®" per mettere gli altri a conoscenza che un particolare marchio è registrato presso l'ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti.

"Una registrazione può comportare sia una spada (offensiva) che uno scudo (difensivo)." - Randy Friedberg

Randy Friedberg, Partner presso White e Williams LLP, hanno avuto il tempo di rispondere ad alcune domande sui marchi anche per noi. Comprendi che i marchi negli Stati Uniti funzionano in un certo modo. Randy condivide:

randy friedberg
Randy Friedberg

Randy Friedberg, partner Bianco e Williams LLP

Negli Stati Uniti (al contrario della maggior parte del mondo) i diritti sono stabiliti per uso, non per registrazione. Pertanto, indipendentemente dalla registrazione, l'uso in commercio darà al proprietario diritti di common law in un marchio. Tuttavia, questi diritti saranno limitati all'area geografica in cui è stato utilizzato il marchio e solo per i prodotti / servizi. Pertanto, ad esempio, se sto utilizzando un marchio per scarpe a New York e nel New Jersey e qualcuno inizia a usare lo stesso marchio per gli stessi prodotti in California, non c'è nulla che io possa fare al riguardo. Se cercano di espandersi a New York, posso fermarli. Se cerco di espandermi in California, possono fermarmi.

D'altra parte, una registrazione federale conferisce i diritti degli utenti in tutto il paese indipendentemente da dove il marchio è effettivamente utilizzato e può durare per sempre se mantenuto correttamente. Inoltre, una registrazione crea una presunzione (confutabile non conclusiva) che il dichiarante possiede il marchio e ha il diritto esclusivo di usarlo. Inoltre, 5 anni dopo un problema di registrazione, la registrazione può presentare una dichiarazione giurata e la registrazione diventa incontestabile, il che significa che ci sono pochissimi modi per attaccarlo.

Infine, molti siti di social media e rivenditori online richiedono registrazioni per possedere un dominio.

Assumere un avvocato è d'aiuto nel processo, come ho detto prima. Ho chiesto a Randy come potrebbe essere d'aiuto un avvocato e qui è la sua risposta:

Ci sono alcune cose che un professionista esperto può e dovrebbe fare. In gran parte questo significa saper evitare i guai, cioè scegliere il modello corretto di utilizzo, descrivere correttamente i prodotti / servizi, capire la data corretta del primo utilizzo ....

Inoltre, se una domanda è presentata come intento di utilizzo e il cliente ha bisogno della registrazione almeno in parte in modo rapido, il richiedente può essere in grado di salvare un paio di mesi suddividendo la domanda e modificando parte di essa in un uso basato applicazione.

È un po 'egoista, ma penso che sia importante capire che non credo che una registrazione di marchio debba essere cercata senza l'assistenza di un professionista esperto. Potrebbe sembrare abbastanza semplice da fare online, ma ci sono molte mine antiuomo da diffidare. Infine, una ricerca preliminare è essenziale per comprendere i rischi dell'adozione o della registrazione di un potenziale voto.

Vantaggi per la registrazione di un marchio

Una registrazione può fungere sia da spada (offensiva) che da scudo (difensivo). Una registrazione consente al proprietario di presentare una causa per la contraffazione. Una registrazione può essere elencata con il servizio doganale che fermerà le contraffazioni alla frontiera senza costi per il proprietario. Una registrazione può essere importante in caso di controversia sul nome di dominio. Sicuramente è importante per i social network e i siti di rivenditori online.

Considerare dove si fa affari

Marc Misthal ha spiegato come la registrazione in cui si fa affari sia importante.

"Quanto sopra riguarda solo la registrazione del marchio negli Stati Uniti; è importante considerare di registrare dove vengono venduti i prodotti (o dove vengono resi i servizi) e dove vengono fabbricati i prodotti.

Le giurisdizioni estere potrebbero non essere importanti per la tua attività in questo momento, ma prendere provvedimenti tempestivi per proteggere i tuoi diritti all'estero può pagare dividendi lungo la strada, dal momento che terze parti in giurisdizioni straniere registrano spesso marchi nelle rispettive giurisdizioni e cercano di vendere le spalle ai loro veri proprietari quando quella parte cerca di entrare nella giurisdizione (questo è successo a Starbucks quando ha cercato di entrare nel mercato russo). "

Quanto costa il marchio della tua azienda?

Secondo l'US Patent and Trademark Office, le spese di deposito del marchio partono da $ 225 e salgono a $ 325.

Tuttavia, il costo del marchio commerciale può variare notevolmente. Se scegli di assumere un avvocato, dovrai pagare le spese legali. Se scegli di provare a presentare i documenti per conto tuo, avrai solo costi di ricerca e di deposito.

Devi anche prendere in considerazione il tuo tempo. Poiché non conosci i dettagli del marchio o del logo della tua attività commerciale, affronterai una curva di apprendimento e trascorrerai molto tempo a leggere e andare avanti e indietro con l'ufficio marchi.

Tuttavia, avrai costi aggiuntivi, a seconda del numero di classi / prodotti che stai registrando e di altre considerazioni. I marchi devono essere rinnovati secondo un programma rigoroso. Puoi leggere tutti i dettagli della registrazione tramite Sistema di registrazione elettronico del marchio. Tuttavia, tieni presente che il processo può essere molto confuso, che dovrai effettuare una ricerca per assicurarti che il nome non sia già in uso e che l'ufficio possa chiedere ulteriori documenti dopo il deposito iniziale.

Aspettatevi di pagare circa $ 1000 se fate i documenti interamente da soli e il processo si rivela più semplice del previsto.

Se si sceglie di assumere un avvocato, che è un'idea eccellente in quanto il processo è molto coinvolto, quindi sarà anche necessario pagare le spese legali. Ci vorrà un avvocato specializzato in diritto dei marchi molto meno tempo per fare le pratiche burocratiche in quanto hanno familiarità con il processo.

Proteggi il tuo marchio aziendale

Come ho imparato nel modo più duro, è fondamentale proteggere il tuo marchio. Se hai trascorso un sacco di tempo a trovare un nome e un modello univoci, prendi anche il tempo per proteggerlo con il tuo marchio e il tuo nome.

Una volta che l'hai registrato, se qualcuno lo sta usando, allora devi chiedere al tuo avvocato di mandargli una lettera di sospensione e di ritiro. Preparati a proteggere il tuo marchio e la tua attività.

Non solo è importante in modo che i clienti sappiano di fare affari con la persona giusta, ma la tua reputazione può essere danneggiata se qualcun altro usa lo stesso nome senza lo stesso livello di servizio clienti che desideri offrire ai tuoi clienti.

Molti anni fa stavo promuovendo un cliente. Allo stesso tempo stava lavorando con un'altra persona che aveva un nome simile (ma non esatto) al mio. Sfortunatamente, cominciò a confondersi su quale di noi si stesse occupando di diverse questioni promozionali. L'altra persona non ha sempre seguito le promesse e temo che la mia reputazione con il mio cliente abbia cominciato a soffrire anche se ho adempiuto ogni promessa e oltre. Dovrei spesso ricordarle che non ho eseguito questo o quel tipo di programma promozionale e che non ero affiliato con l'altra persona.

Se qualcosa di così semplice può causare confusione, immagina quanto peggio è quando qualcuno usa il tuo nome esatto e prova a farlo copia il contenuto, l'aspetto e la strategia aziendale.

In definitiva, il cliente è svanito dalla mia lista. A volte capita nel mio modo di lavorare, ma sospetto che abbia continuato a confondermi con l'altra persona e abbia deciso che non valeva la pena di lavorare con me. E 'stato piuttosto frustrante perché mi sono orgoglioso di seguire.

Non spendere soldi che non hai

Tieni presente che ogni avvocato con cui ho parlato per questo articolo ha detto che sei un po 'protetto solo usando il marchio.

Se chiami il tuo business "Nana's Gizmos" e risiedi in Pennsylvania e qualcuno chiami il loro "Nana's Gizmos of Texas", probabilmente non sarai in grado di combatterlo come faresti se avessi una registrazione federale.

Ma questo non significa che dovresti spendere migliaia di dollari registrando il tuo marchio quando stai facendo a malapena abbastanza da pagarti.

Invece, aspetta che la tua attività sia cresciuta al punto che puoi permetterti di registrare il tuo marchio. Considera solo un'altra spesa aziendale come le altre e fai questo investimento nella tua azienda per proteggerlo.

Sì, rischieresti a qualcun altro di registrarlo, ma se riesci a dimostrare che hai sempre usato il nome, probabilmente non vinceranno una battaglia su di esso come avrebbero dovuto fare le loro ricerche prima del deposito.

Alla fine, la mia decisione è stata che mentre potevo dimostrare che avevo inventato il mio nome prima e mentre la persona correva in circoli abbastanza simili che sapevo che probabilmente avrebbe visto il mio nome aziendale e lo aveva preso intenzionalmente o inconsciamente, non ne valeva la pena per me combattere per usarlo e incorrere in spese legali, quando potrei usare quei soldi per rebrandare e registrare il mio nuovo nome.

Nel mio caso, il mio nuovo marchio funziona molto meglio per il mio modello di business e la mia attuale base di clienti.

È stata la decisione più intelligente che avrei potuto prendere. Se stai affrontando una situazione simile, devi solo decidere dove vuoi mettere i tuoi soldi. Vuoi combattere e mantenere il marchio che hai costruito o vuoi andare avanti e registrare il tuo nuovo marchio prima di annunciarlo come ho fatto?

Ho imparato una lezione preziosa dall'esperienza e spero che tu possa imparare da quello che ho passato ed evitare simili insidie. Sia che tu decida di registrarti ora, registrarti in seguito, o completamente riprogettare, sappi che la tua reputazione personale con i tuoi clienti è molto più importante di quella che definisci effettivamente la tua attività.

Articolo di Lori Soard

Lori Soard ha lavorato come scrittore ed editore freelance da 1996. Ha una laurea in inglese e un dottorato in giornalismo. I suoi articoli sono apparsi su giornali, riviste, online e ha pubblicato diversi libri. Da quando 1997, ha lavorato come web designer e promoter per autori e piccole imprese. Ha anche lavorato per un breve periodo nella classifica di siti web per un motore di ricerca popolare e studiando tattiche SEO approfondite per un certo numero di clienti. Le piace ascoltare dai suoi lettori.