Comment marquer le nom de votre entreprise et vos actifs intellectuels (conseils utiles des avocats)

Mise à jour: 14 octobre 2021 / Article par: Lori Soard

Tout d'abord, une histoire personnelle… En 1996, j'ai quitté mon emploi de jour et j'ai décidé de rester à la maison et de commencer à écrire à temps plein. j'ai aussi appris à concevoir des sites Web et a commencé à éditer et à gérer les sites Web d'autres personnes.

Quand j'ai commencé ce type de travail pour la première fois, je travaillais principalement avec des écrivains de romance. Comme un écrivain de romance moi-même, cette industrie est la provenance de mes premiers clients. J'ai créé un groupe de promotion pour ces auteurs et je l'ai surnommé Divas of Romance. 

Peu de temps après, j'ai commencé à tirer parti de mon expérience en affaires et à rédiger des articles sur des sujets tels que l'intelligence économique et le design. Naturellement, mes clients sont devenus un mélange d'auteurs et de gens d'affaires. J'ai commencé à appeler mon entreprise de conception Web et de gestion de contenu, Promo Divas.

Au début, j'ai ajouté le groupe à mon site Web global et plus tard acheté le nom de domaine et créé un site séparé.

Ensuite, Facebook ferme la page de mon entreprise…

Ensuite, j'ai décidé de créer une page sur Facebook pour promouvoir mon entreprise. Facebook a fermé ma page. Je ne savais pas pourquoi. Lorsque je les ai contactés, ils ont déclaré que c'était parce que ma page enfreignait une marque de commerce pour quelqu'un d'autre.

Apparemment, quelqu'un avait déposé un nom de marque similaire à celui que je utilisais depuis de nombreuses années. Je n'avais jamais déposé de marque sur mon nom. Cela ne m'est jamais venu à l'esprit.

Ce que nous avons fait: changement de marque

Après avoir consulté un ami avocat, j’ai pris la décision difficile de ne pas en valoir la peine.

Vous voyez, mon nom de marque ne correspondait vraiment plus à ce que je faisais plus longtemps.

Quand j'ai commencé, la plupart de mes clients étaient des écrivains de romance. Aujourd'hui, mes clients sont un large mélange d'hommes d'affaires internationaux, d'écrivains de tous genres et des deux sexes, et d'entreprises locales. Beaucoup de mes clients masculins avaient commenté au fil des ans le nom de mon entreprise. Je recevrais des commentaires tels que:

Je n'ai pas besoin de devenir une diva pour que vous construisiez mon site, n'est-ce pas?

Les commentaires étaient très amusants, mais ils m'ont amené à réfléchir à la pertinence de la marque. Étant donné que mon ami avocat et moi-même avions décidé qu'il était plus facile et plus rentable de changer de marque, j'ai décidé de changer ma marque pour qu'elle soit applicable à tous mes clients. Je sens que je vais vraiment me battre pour mes clients, en essayant de leur donner le meilleur résultat possible et de faire connaître leur marque parmi des millions d'autres.

Je suis venu avec Guerriers promo (TM) comme ma nouvelle marque (plug auto sans vergogne).

Avant de l'avoir annoncé à une personne, cependant, j'ai décidé que je ferais mieux de la commercialiser en premier. C'est tout un processus de marque de commerce de votre nom commercial. La principale raison pour laquelle je conseillerais à un propriétaire de petite entreprise de marquer son nom de marque est tout simplement que quelqu'un d'autre prendrait le nom de marque que vous avez travaillé si dur à créer et vous devrez donc changer de marque. Même si cela a bien fonctionné pour moi, car je devais quand même changer de marque, vous ne voudriez peut-être pas changer de marque.

En fait, j'adore mon nouveau nom d'entreprise et mon image de marque. Cela correspond mieux à ce que je fais que le nom initial et à ma liste variée de clients.

Je ne suis pas seul…

Ce n'est pas un problème que j'ai rencontré. Je parlais récemment à un de mes amis du secondaire qui dirige une entreprise de services fiscaux. Lori Brooks, propriétaire de The Tax Honey (site qui n'est plus disponible) à Indianapolis, dans l'Indiana, a raconté son expérience à quelqu'un qui tentait de prendre son nom de marque et de l'utiliser pour son propre compte.

Il y a une personne qui a essayé de me voler Idée d'affaires et mon nom de marque. Je sais exactement comment elle a trouvé mon nom et c'est grâce à la publicité payante de Facebook. La seule différence dans certains éléments de marketing est un mot et ce mot est «le». J'ai mon entreprise depuis 2009, elle a commencé la sienne en 2014.

La personne a même créé un compte de messagerie similaire sur le même serveur de messagerie que Brooks. Contrairement à moi, Mme Brooks n'a pas l'intention de changer de marque.

Pas question, comment vais-je jamais changer de marque. J'ai cherché ce nom pendant de nombreuses années après l'avoir trouvé et il n'y en avait pas avant 2014. J'ai fait de la publicité payante sur Facebook qui a fait le tour du monde; Je peux faire des impôts dans d'autres États pas seulement dans l'Indiana.

Honnêtement, Lori Brooks est une entreprise qui peut bénéficier de la marque commerciale pour se protéger à l'avenir de ce type de choses.

Comment protéger les marques de votre entreprise: conseils des avocats

Heureusement, WHSR a pu parler à certains avocats de ce sujet.

J'ai contacté des avocats pour obtenir leur avis sur la protection de votre marque. Les conseils qui en résultent sont très utiles aux propriétaires d’entreprise.

«Une marque est un identifiant de source» - Marc Misthal, Rackman et Reisman

Marc Misthal est directeur du bureau de Gottlieb, Rackman & Reisman à New York, PC Marc est spécialisé dans tous les domaines du contentieux et des poursuites en matière de marques commerciales et de droits d’auteur. nom de domaine et les problèmes Internet.

Marc misthal

Quelques éléments pour commencer: Premièrement, une marque est un identifiant de source - c'est quelque chose qui est utilisé pour indiquer qu'un produit ou un service particulier a pour origine une source particulière.

Aux États-Unis, vous obtenez des droits de marque en utilisant la marque (par exemple, en vendant des produits avec des étiquettes volantes ou des emballages portant la marque). La question ici n'est donc pas celle de la «marque», mais celle de l'enregistrement. Certaines raisons de l'inscription sont énumérées ci-dessous.

Sur le processus de commercialisation

J'ai demandé à Marc combien de temps on pouvait attendre du processus.

En moyenne, il faut généralement entre un an et un an et demi entre le moment où une demande de marque est déposée auprès du Bureau américain des marques et les problèmes d'enregistrement. Étant donné que les droits de marque sont fondés sur l'utilisation et non sur l'enregistrement, si un propriétaire de marque utilise sa marque pendant que la demande est en cours, il a des droits, qu'il ait ou non un enregistrement.

Ce qui suit était en réponse à ma question sur le fait d’avoir recours à un avocat pour accélérer le processus (Marc ne faisait pas seulement de la promotion personnelle. Je voulais connaître les avantages de l’embauche d’un avocat, car il y en a généralement).

Travailler avec un avocat familiarisé avec les pratiques du Bureau des marques de commerce des États-Unis peut simplifier le processus de demande.

Par exemple, un avocat peut effectuer une recherche avant le dépôt d'une demande pour déterminer s'il existe des enregistrements existants qui pourraient bloquer votre demande; dans certains cas, un avocat peut fournir des conseils sur les mesures à prendre pour éviter que les enregistrements existants bloquent votre demande. De plus, un avocat familiarisé avec la pratique du Bureau américain des marques sera en mesure de répondre aux communications du Bureau des marques avec les informations qu'il recherche, ce qui peut éviter de longs échanges qui retarderaient la délivrance d'un enregistrement.

En outre, si un refus est émis, les avocats qui connaissent bien la pratique du Bureau des marques des États-Unis peuvent souvent présenter des arguments juridiques permettant de surmonter le refus.

Il existe de nombreux avantages à commercialiser le nom et / ou le logo de votre entreprise. Marc a partagé:

Les enregistrements de marque sont très utiles pour faire respecter vos droits de marque.

  • A) Ils fournissent des droits nationaux (le simple fait d'utiliser une marque ne confère des droits que dans la zone d'utilisation de la marque).
  • B) Une fois qu'une marque est enregistrée, vous pouvez utiliser le symbole ® pour indiquer qu'elle est enregistrée.
  • C) Les enregistrements empêchent des tiers d’enregistrer les mêmes marques ou des marques similaires pour une utilisation en relation avec des produits ou services identiques ou similaires.
  • D) Les enregistrements de marque peuvent être enregistrés auprès des douanes américaines et de la protection des frontières pour empêcher l'importation de produits contrefaits.
  • E) Certaines plateformes en ligne ne prendront des mesures contre les contrevenants que si vous pouvez fournir la preuve de vos droits, comme un enregistrement de marque.

«L'obtention d'un enregistrement de marque fédéral est l'un des moyens les plus pratiques et les plus rentables…» - Michael Cannata, Rivkin Radler LLP

Michael Cannata, partenaire du groupe de droit de la propriété intellectuelle de Rivkin Radler LLP, a fait part de ses commentaires sur l’enregistrement d’une marque.

Michael Cannata

Sécuriser un enregistrement de marque fédéral est l’un des moyens les plus pratiques et les plus économiques que les propriétaires d’entreprise puissent protéger leur marque.

Certes, il existe une multitude d'avantages dont bénéficient les propriétaires de marques déposées au niveau fédéral. Par exemple, les propriétaires de marques se voient accorder la priorité nationale sur leur marque. Cela signifie que les propriétaires de marques, sous réserve de certaines exceptions, conservent des droits supérieurs d'utiliser leur marque déposée à travers les États-Unis.

Un autre avantage de l’enregistrement fédéral des marques est que l’Office américain des brevets et des marques refusera d’enregistrer toute demande de marque similaire à une marque déposée. Cette fonction importante peut dissuader les tiers qui, sans le savoir, tentent d'enregistrer et d'exploiter une marque similaire.

Enfin, un autre avantage de l’enregistrement de marque fédéral est que les propriétaires d’une marque enregistrée peuvent utiliser le symbole bien connu «®» pour informer les autres qu’une marque donnée est enregistrée auprès de l’Office américain des brevets et des marques.

«Un enregistrement peut agir à la fois comme une épée (offensive) et comme un bouclier (défensif).» - Randy Friedberg, White and Williams LLP

Randy FriedbergPartner chez White and Williams LLP, a également pris le temps de répondre à quelques questions sur les marques de commerce. Comprenez que les marques aux États-Unis fonctionnent d'une certaine manière. Randy partage:

Randy Friedberg

Aux États-Unis (contrairement à la plupart des pays du monde), les droits sont établis par l'usage et non par l'enregistrement. 

Par conséquent, indépendamment de l'enregistrement, l'utilisation dans le commerce donnera au propriétaire des droits de common law sur une marque. Cependant, ces droits seront limités à la zone géographique dans laquelle la marque a été utilisée et uniquement pour les produits / services. Par conséquent, par exemple, si j'utilise une marque pour des chaussures à New York et dans le New Jersey et que quelqu'un commence à utiliser la même marque pour les mêmes produits en Californie, je ne peux rien y faire. S'ils essaient de s'étendre à New York, je peux les arrêter. Si j'essaye de m'étendre en Californie, ils peuvent m'en empêcher.

D'autre part, un enregistrement fédéral donne à l'utilisateur des droits dans tout le pays quel que soit l'endroit où la marque est effectivement utilisée et peut durer éternellement si elle est correctement maintenue. En outre, un enregistrement crée une présomption (réfutable et non concluante) que le titulaire de l’enregistrement est propriétaire de la marque et a le droit exclusif de l’utiliser. De plus, 5 ans après un problème d'enregistrement, l'enregistrement peut déposer un affidavit et l'enregistrement devient incontestable, ce qui signifie qu'il y a très peu de moyens de l'attaquer. 

Enfin, de nombreux sites de médias sociaux et détaillants en ligne nécessitent des enregistrements pour posséder un domaine.

L'embauche d'un avocat est utile dans le processus, comme je l'ai déjà mentionné. J'ai demandé à Randy comment engager un avocat pourrait aider et voici sa réponse:

Il y a quelques choses qu'un praticien averti peut et doit faire. 

Cela signifie en grande partie savoir comment éviter les problèmes, c'est-à-dire choisir le bon spécimen d'utilisation, décrire correctement les produits / services, comprendre la bonne date de première utilisation….

En outre, si une demande est déposée dans l'intention d'utiliser et que le client a besoin de l'enregistrement au moins en partie rapidement, le demandeur peut peut-être gagner quelques mois en divisant la demande et en modifiant une partie de celle-ci en un document basé sur l'utilisation. application.

C'est un peu égoïste, mais je pense qu'il est important de comprendre que je ne crois pas qu'un enregistrement de marque devrait être demandé sans les conseils d'un praticien compétent. Cela peut sembler assez simple à faire en ligne, mais il y a de nombreuses mines terrestres dont il faut se méfier. Enfin, une recherche d'autorisation préalable est indispensable pour comprendre les risques liés à l'adoption ou à l'enregistrement d'une marque prospective.

Avantages de l'enregistrement d'une marque

Un enregistrement peut agir à la fois comme une épée (offensive) et comme un bouclier (défensif). Une inscription permet au propriétaire de porter plainte pour contrefaçon. Un enregistrement peut être répertorié auprès du service des douanes qui arrêtera les contrefaçons à la frontière sans frais pour le propriétaire. Un enregistrement peut être important en cas de litige concernant un nom de domaine. C'est certainement important pour les réseaux sociaux et les sites de vente en ligne.

Considérez où vous faites des affaires

Marc Misthal a expliqué l'importance de l'enregistrement dans lequel vous faites affaire.

«Ce qui précède ne couvre que l'enregistrement des marques aux États-Unis; il est important d'envisager de vous enregistrer où vos produits sont vendus (ou où vos services sont rendus) et où vos produits sont fabriqués. 

Les juridictions étrangères ne sont peut-être pas importantes pour votre entreprise à l'heure actuelle, mais prendre rapidement les mesures qui s'imposent pour protéger vos droits à l'étranger peut être payant, car des tiers dans des juridictions étrangères enregistrent souvent des marques dans leur pays d'origine et cherchent ensuite à revendre à véritables propriétaires lorsque cette partie cherche à entrer sur le territoire (cela est arrivé à Starbucks lorsqu'il a tenté d'entrer sur le marché russe). "

Combien coûte la marque de commerce de votre entreprise?

Selon l' Office américain des brevets et des marques, les frais de dépôt de marque commencent à 225 $ et vont jusqu'à 325 $.

Toutefois, le coût de la marque de commerce de votre nom commercial peut varier considérablement. Si vous choisissez de faire appel à un avocat, vous devrez payer des frais juridiques. Si vous choisissez de classer vous-même les documents, vous n'aurez que les frais de recherche et de dépôt.

Vous devez également prendre en compte votre temps. Étant donné que vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants de la commercialisation de la dénomination sociale ou du logo de votre entreprise, vous devrez faire face à une courbe d'apprentissage et consacrer beaucoup de temps à la lecture et aux échanges avec le bureau des marques.

Cependant, vous aurez des frais supplémentaires, en fonction du nombre de classes / produits que vous enregistrez et d'autres considérations. Les marques doivent également être renouvelées selon un calendrier strict. Vous pouvez lire tous les tenants et aboutissants de l’enregistrement via le Système d'enregistrement électronique des marques.

Gardez à l'esprit que le processus peut être très déroutant, que vous devrez effectuer une recherche pour vous assurer que le nom n'est pas déjà utilisé et que le bureau peut demander des documents supplémentaires après le dépôt initial.

Attendez-vous à débourser environ 1000 $ si vous vous occupez entièrement des formalités administratives et que le processus se termine par être plus simple que prévu.

Si vous choisissez de faire appel à un avocat, ce qui est une excellente idée car le processus est très complexe, vous devrez également payer des honoraires d'avocat. Il faudra moins de temps à un avocat spécialisé en droit des marques pour se charger de la paperasse, car il connaît bien le processus.

Protégez la marque de votre entreprise

Comme j'ai appris à la dure, il est essentiel de protéger votre marque. Si vous avez passé beaucoup de temps à proposer un nom et un modèle uniques, prenez également le temps de les protéger en commercialisant votre nom et votre logo.

Une fois que vous l'avez enregistrée, si quelqu'un l'utilise, votre avocat doit alors lui envoyer une lettre de cessation et de désistement. Soyez prêt à protéger votre marque et votre entreprise.

Non seulement il est important que les clients sachent qu’ils traitent avec la bonne personne, mais votre réputation peut en outre être lésée si une autre personne utilise le même nom sans le même niveau de service client que vous aimez offrir à vos clients.

Il y a de nombreuses années, je faisais la promotion d'un client. Au même moment, elle travaillait avec une autre personne qui avait un nom similaire (mais pas exact) au mien. Malheureusement, elle commençait à ne plus savoir lequel de nous deux traitait de différentes questions promotionnelles. L'autre personne n'a pas toujours tenu ses promesses et je crains que ma réputation auprès de mon client ne commence à souffrir même si j'ai rempli toutes ses promesses et au-delà. Je devais souvent lui rappeler que je n'avais pas dirigé tel ou tel type de programme promotionnel et que je n'étais pas affilié à l'autre personne.

Si quelque chose d'aussi simple peut semer la confusion, imaginez à quel point il est pire lorsque quelqu'un utilise votre nom exact et tente de copier votre contenu, votre look et votre stratégie commerciale.

En fin de compte, le client s'est effacé de ma liste. Cela arrive parfois dans mon travail, mais je soupçonne qu’elle a continué à me confondre avec l’autre personne et a décidé que cela ne valait pas la peine de travailler avec moi. C'était assez frustrant car je suis fier de suivre.

Ne dépensez pas d'argent que vous n'avez pas

N'oubliez pas que chaque avocat avec qui j'ai parlé pour cet article a mentionné que vous êtes quelque peu protégé simplement en utilisant la marque.

Si vous appelez votre entreprise "Nana's Gizmos" et que vous résidez en Pennsylvanie et que quelqu'un nomme le leur "Nana's Gizmos of Texas", vous ne pourrez probablement pas le combattre comme vous le feriez si vous aviez un enregistrement fédéral.

Mais cela ne signifie pas que vous devriez dépenser des milliers de dollars pour l’enregistrement de votre marque lorsque vous faites à peine assez pour vous payer.

Au lieu de cela, attendez que votre entreprise se développe au point que vous puissiez vous permettre d’enregistrer votre marque. Considérez cela comme une dépense d'entreprise comme une autre et investissez dans votre entreprise pour la protéger.

Oui, vous risquez que quelqu'un d'autre l'enregistre, mais si vous pouvez prouver que vous utilisez le nom depuis toujours, ils ne gagneront probablement pas la bataille, car ils auraient dû faire leurs recherches avant le dépôt.

En fin de compte, ma décision a été de décider que, même si je pouvais prouver que j’avais donné mon nom en premier et que la personne s’exerçait dans des cercles suffisamment similaires pour que je sache qu’elle avait probablement vu le nom de mon entreprise et l’avait pris à dessein ou inconsciemment, cela ne valait pas la peine. je me suis battue pour l'utiliser et encourir des frais juridiques, alors que je pouvais simplement utiliser cet argent pour renommer et enregistrer mon nouveau nom.

Dans mon cas, ma nouvelle image de marque fonctionne tellement mieux pour mon modèle d'entreprise et ma clientèle actuelle.

C'était la décision la plus intelligente que j'aurais pu prendre. Si vous faites face à une situation similaire, il vous suffit de décider où vous voulez placer votre argent. Voulez-vous vous battre et conserver la marque que vous avez construite ou voulez-vous passer à autre chose et enregistrer votre nouvelle marque avant de l'annoncer comme je l'ai fait?

Cette expérience m'a appris une leçon précieuse et j'espère que vous pourrez apprendre de ce que j'ai vécu et éviter les pièges similaires. Que vous décidiez de vous inscrire maintenant, plus tard ou de changer complètement de marque, sachez que votre réputation personnelle auprès de vos clients est bien plus importante que ce que vous appelez votre entreprise.

Foire Aux Questions

Puis-je déposer mon logo?

Tant qu'il est attaché à une certaine marque, bien sûr! Cependant, cela peut dépendre du fait que l'office des brevets estime qu'il est suffisamment distinct pour pouvoir faire l'objet d'une marque. N'hésitez pas à utiliser un moteur de recherche pour essayer de découvrir des logos de marques similaires avant de déposer une demande.

Quels sont les différents types de brevets? En quoi diffèrent-ils?

Vous pouvez déposer trois types de brevets, des brevets d'utilité, des brevets de conception, des brevets de plantes. Si vous lisez ce guide, il est peu probable que vous ayez besoin de connaître les brevets végétaux, car ceux-ci concernent des variétés végétales nouvelles et distinctes. Les brevets d'utilité ont plus à voir avec des inventions pratiques, et ils peuvent être accordés aux découvreurs de nouveaux procédés, machines ou compositions de matière. Les brevets de conception concernent davantage les processus créatifs et peuvent être appliqués à des articles de fabrication (tels qu'un produit).

Comment puis-je légalement mettre un «brevet en instance» sur mes produits?

Une application provisoire vous permettra de mettre un «brevet en instance» sur vos produits et services pendant 12 mois, qui ne peuvent être prolongés.

Que signifient les symboles comme ® et ©?

© - Droits d'auteur
® - Marque déposée
™ - Marque déposée
℠ - Marque de service (désigne un service)

Qu'est-ce qu'une marque déposée?

Une marque peut être aussi simple qu'un logo, un slogan ou un nom de marque. Il peut aussi s'agir de la forme d'un produit, d'une couleur, d'un son ou d'une odeur. Les arches dorées, la forme d'une bouteille de cola, le rugissement d'un lion devant un film, une pomme McIntosh, "Just do it", tout cela est immédiatement reconnaissable comme appartenant à une entreprise spécifique. C'est ce que ces entreprises avaient en tête lorsqu'elles les ont conçues et enregistrées en tant que marques de commerce. Vous pouvez enregistrer une marque sur https://www.uspto.gov/trademark. L'USPTO dit que le processus peut prendre «quelques mois». Une fois les frais payés pour enregistrer la marque, vous devrez effectuer des paiements réguliers pour la conserver.

Qu'est-ce que le brevet?

Les brevets sont utilisés comme un moyen de protéger les travaux de scientifiques fous concurrents pendant une période temporaire allant de 15 à 20 ans en échange de la divulgation publique de ces travaux. Les produits protégés par des brevets comprennent les « articles manufacturés », les procédés industriels, les produits chimiques et certains types de conceptions. Plus précisément, les brevets accordent à leur titulaire « le droit d'empêcher d'autres personnes de fabriquer, d'utiliser, d'offrir à la vente ou de vendre » l'invention que le titulaire a faite. Il permet également au titulaire d'empêcher d'autres personnes de l'importer aux États-Unis. Cependant, les brevets délivrés ne sont efficaces qu'aux États-Unis. Le processus d'obtention d'un brevet varie en fonction du type de brevet déposé, mais il implique d'envoyer une demande au US Patent and Trademark Office et de la faire approuver par un examinateur. Le bureau estime qu'il faudra environ 16 mois pour avoir une première réponse au sujet des demandes initiales.

Vous pouvez lancer une demande pour votre invention à https://www.uspto.gov/patent.

What iDroits d'auteur ?

Un droit d'auteur est principalement pour les fabricants de médias. Selon l'Office américain des brevets et des marques, un droit d'auteur peut être la poésie, les romans, les films et l'architecture, entre autres œuvres. Ils protègent l'œuvre présentée et figée d'une certaine manière de la présenter. Vous pouvez enregistrer officiellement un droit d'auteur sur www.copyright.gov. Le site Web estime que le traitement des réclamations faites sur le Web prend sept mois.

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A propos de Lori Soard

Lori Soard est rédactrice indépendante et rédactrice en chef depuis 1996. Elle est titulaire d'un baccalauréat en éducation anglaise et d'un doctorat en journalisme. Ses articles ont été publiés dans des journaux, des magazines, en ligne et plusieurs livres ont été publiés. Depuis 1997, elle travaille comme conceptrice de sites Web et promotrice pour les auteurs et les petites entreprises. Elle a même travaillé pendant quelques temps à classer des sites Web pour un moteur de recherche populaire et à étudier des tactiques de référencement approfondies pour un certain nombre de clients. Elle aime avoir des nouvelles de ses lecteurs.