Cómo marcar su nombre comercial y activos intelectuales (consejos útiles de abogados)

Actualizado: 05 de octubre de 2020 / Artículo de: Lori Soard

Primero, una historia personal ... En 1996, dejé mi trabajo diario y decidí quedarme en casa y empezar a escribir a tiempo completo. También aprendí a diseñar sitios web y comencé a editar y administrar sitios web de otras personas.

Cuando comencé ese tipo de trabajo, trabajaba principalmente con escritores románticos. Como un yo mismo escritor de romance, esa industria es de donde vinieron mis primeros clientes. Comencé un grupo de promoción para esos autores y lo llamé Divas of Romance. 

Poco después, comencé a aprovechar mi experiencia en negocios y a escribir artículos sobre temas como inteligencia empresarial y diseño. Naturalmente, mis clientes se convirtieron en una mezcla de autores y empresarios. Empecé a llamar a mi negocio de diseño web y gestión de contenidos Promo Divas.

Al principio, agregué el grupo a mi sitio web general y luego compré el nombre de dominio y la creó un sitio separado.

Luego, Facebook Shut Down My Business Page ...

Entonces, decidí comenzar una página en Facebook para promocionar mi negocio. Facebook cerró mi página. No tenía idea de por qué. Cuando me puse en contacto con ellos, dijeron que era porque mi página infringía una marca registrada de otra persona.

Aparentemente, alguien había registrado un nombre similar al que había estado usando durante muchos años. Nunca había registrado mi nombre. Nunca se me ocurrió hacerlo.

Lo que hicimos: cambio de marca

Después de consultar con un amigo abogado, tomé la difícil decisión de que luchar contra él no valía la pena.

Verás, mi marca realmente ya no se ajustaba a lo que estaba haciendo.

Cuando comencé, la mayoría de mis clientes eran escritoras románticas. Hoy en día, mis clientes son una amplia mezcla entre empresarios internacionales, escritores de todos los géneros y de ambos géneros y empresas locales. Muchos de mis clientes masculinos habían comentado a lo largo de los años el nombre de mi empresa. Obtendría comentarios como:

No tengo que convertirme en una diva para que construyas mi sitio, ¿verdad?

Los comentarios fueron muy divertidos, pero me hicieron pensar en lo apropiado del nombre de la marca. Como mi abogado, amigo y yo, decidimos que era más fácil y más rentable cambiar de marca, decidí cambiar mi marca a algo que se aplicaría a todos mis clientes. Siento que realmente voy a la batalla por mis clientes, tratando de darles el mejor resultado posible y hacer que su marca sea vista por todos los millones de otros que existen.

se me ocurrio Guerreros Promo (TM) como mi nueva marca (auto descargable).

Sin embargo, antes de anunciarlo a una persona, decidí que sería mejor marcarlo primero. Es todo un proceso marcar su nombre comercial. Mi razón principal por la que aconsejaría al propietario de una pequeña empresa que marcara su nombre es simplemente que alguien más podría tomar la marca que trabajó tan duro para construir y tendrá que cambiar la marca. Si bien funcionó bien para mí porque necesitaba cambiar la marca de todos modos, es posible que no desee cambiar la marca.

De hecho, me encanta mi nuevo nombre comercial y marca. Se adapta a lo que hago mucho mejor que el nombre inicial y se ajusta a mi variada lista de clientes.

No estoy solo…

Esto no es un problema que solo he enfrentado. Hace poco hablé con un amigo mío de secundaria que dirige un negocio de servicios tributarios. Lori Brooks, propietaria de The Tax Honey (el sitio ya no está disponible) en Indianápolis, Indiana, compartió su experiencia conmigo en alguien que intentaba tomar su marca y usarla para sí misma.

Hay una persona que ha tratado de robarme mi Idea de negocio y mi marca. Sé exactamente cómo encontró mi nombre y fue mediante el uso de publicidad paga de Facebook. La única diferencia en algunas de las cosas de marketing es una palabra y esa palabra es "el". Tengo mi negocio desde 2009, ella comenzó el suyo en 2014.

La persona incluso ha creado una cuenta de correo electrónico similar en el mismo servidor de correo electrónico que Brooks. A diferencia de mí, la Sra. Brooks no tiene intención de cambiar de marca.

De ninguna manera, no, ¿cómo voy a cambiar la marca? Busqué ese nombre durante muchos años después de que se me ocurrió y no existió hasta 2014. Hice publicidad paga en Facebook que se extendió por todos lados; Puedo hacer impuestos en otros estados, no solo en Indiana.

Honestamente, Lori Brooks es una empresa que puede beneficiarse de la marca registrada para protegerse en el futuro de este tipo de cosas.

Cómo proteger las marcas de su empresa: consejos de abogados

Afortunadamente, WHSR pudo hablar con algunos abogados sobre este tema.

Me puse en contacto con algunos abogados para obtener su opinión sobre la protección de su marca. El consejo resultante es muy útil para los dueños de negocios.

"Una marca comercial es un identificador de fuente" - Marc Misthal, Rackman y Reisman

Marc Misthal es director en la oficina de Nueva York de Gottlieb, Rackman & Reisman, PC Marc se especializa en todas las áreas de litigios y enjuiciamientos de marcas comerciales y derechos de autor, y tiene una amplia familiaridad con nombre de dominio y temas de internet.

marc misthal

Algunas cosas para comenzar: Primero, una marca registrada es un identificador de fuente: es algo que se usa para indicar que un bien o servicio en particular se originó con una fuente en particular.

En los EE. UU., Obtiene derechos de marca comercial mediante el uso de la marca (por ejemplo, vendiendo productos con etiquetas colgantes o empaques que lleven la marca). Entonces, la pregunta aquí no es sobre "marcas comerciales", sino sobre el registro. Algunas razones para registrarse se enumeran a continuación.

En el proceso de marca

Le pregunté a Marc sobre cuánto tiempo se puede esperar que tome el proceso.

En promedio, suele pasar entre un año y un año y medio desde que se presenta una solicitud de marca en la Oficina de Marcas de EE. UU. Hasta que se emite el registro. Dado que los derechos de marcas comerciales se basan en el uso y no en el registro, si el propietario de una marca comercial está usando su marca mientras la solicitud está pendiente, tiene derechos independientemente de que tenga o no un registro.

Lo siguiente fue en respuesta a mi pregunta sobre si el uso de un abogado aceleraría el proceso (Marc no era solo autopromoción. Quería saber los beneficios de contratar a un abogado, porque generalmente hay algunos).

Trabajar con un abogado que esté familiarizado con las prácticas de la Oficina de Marcas de EE. UU. Puede simplificar el proceso de solicitud.

Por ejemplo, un abogado puede realizar una búsqueda antes de que se presente una solicitud para determinar si existen registros que puedan bloquear su solicitud; en algunos casos, un abogado puede brindar consejos sobre las cosas que se pueden hacer para evitar que los registros existentes bloqueen su solicitud. Además, un abogado que esté familiarizado con la práctica de la Oficina de Marcas Registradas de EE. UU. Podrá responder a las comunicaciones de la Oficina de Marcas Registradas con la información que buscan, lo que puede evitar largos intercambios de ida y vuelta que retrasarían la emisión de un registro.

Además, si se emite una negativa, los abogados que están familiarizados con la práctica de la Oficina de Marcas de EE. UU. A menudo pueden presentar argumentos legales que pueden superar la negativa.

La marca registrada de su nombre y / o logotipo tiene muchas ventajas. Marc compartió:

Los registros de marcas comerciales son muy útiles para hacer cumplir sus derechos de marca.

  • A) Proporcionan derechos en todo el país (el simple hecho de usar una marca otorga derechos solo en el área donde se utiliza la marca).
  • B) Una vez que se registra una marca, puede usar el símbolo ® para mostrar que está registrada.
  • C) Los registros impiden que terceros registren las mismas marcas o similares para su uso en relación con productos o servicios iguales o similares.
  • D) Los registros de marcas se pueden registrar con la protección de Aduanas y Fronteras de EE. UU. Para evitar la importación de productos falsificados.
  • E) Algunas plataformas en línea solo tomarán medidas contra los infractores si puede proporcionar evidencia de sus derechos, como el registro de una marca registrada.

"Asegurar un registro de marca federal es una de las formas más prácticas y rentables ..." - Michael Cannata, Rivkin Radler LLP

Michael Cannata, socio del Grupo de práctica de propiedad intelectual de Rivkin Radler LLP, compartió su opinión sobre el registro de una marca registrada.

michael cannata

Asegurar un registro de marca federal es una de las maneras más prácticas y rentables en que los propietarios de negocios pueden proteger su marca.

Sin duda, existe una multitud de beneficios que disfrutan los propietarios de marcas registradas a nivel federal. Por ejemplo, los propietarios de marcas comerciales tienen prioridad a nivel nacional en su marca. Esto significa que los propietarios de marcas comerciales, sujetos a ciertas excepciones, mantienen derechos superiores para usar su marca registrada en todo Estados Unidos.

Otro beneficio del registro federal de marcas es que la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. Se negará a registrar cualquier solicitud de marca que sea confusamente similar a una marca registrada. Esta importante función puede disuadir a terceros que, sin saberlo, intenten registrar y explotar una marca similar.

Finalmente, otro beneficio del registro de marca federal es que los propietarios de una marca registrada pueden usar el conocido símbolo "®" para avisar a otras personas que una marca registrada en particular está registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU.

"Un registro puede actuar como espada (ofensiva) y como escudo (defensivo)". - Randy Friedberg, White y Williams LLP

Randy FriedbergSocio en White y Williams LLP, también se tomaron el tiempo para responder algunas preguntas sobre marcas comerciales. Comprenda que las marcas comerciales en los EE. UU. Funcionan de cierta manera. Randy comparte:

randy friedberg

En los Estados Unidos (a diferencia de la mayor parte del mundo) los derechos se establecen por uso, no por registro. 

Por lo tanto, independientemente del registro, el uso comercial otorgará al propietario derechos de derecho consuetudinario sobre una marca. Sin embargo, estos derechos se limitarán al área geográfica en la que se ha utilizado la marca, y solo para los productos / servicios. Por lo tanto, por ejemplo, si estoy usando una marca comercial para zapatos en Nueva York y Nueva Jersey, y alguien comienza a usar la misma marca para los mismos productos en California, no hay nada que pueda hacer al respecto. Si intentan expandirse a Nueva York, puedo detenerlos. Si trato de expandirme a California, pueden detenerme.

Por otro lado, un registro federal otorga derechos de usuario en todo el país, independientemente del lugar donde se utilice realmente la marca, y puede durar para siempre si se mantiene correctamente. Además, un registro crea una presunción (refutable, no concluyente) de que el registrante es propietario de la marca y tiene derecho exclusivo a usarla. Además, 5 años después de que se emite un registro, el registro puede presentar una declaración jurada y el registro se vuelve incontestable, lo que significa que hay muy pocas formas de atacarlo. 

Finalmente, muchos sitios de redes sociales y minoristas en línea requieren registros para poder poseer un dominio.

Contratar a un abogado es útil con el proceso, como mencioné anteriormente. Le pregunté a Randy cómo podría ayudar la contratación de un abogado y aquí está su respuesta:

Hay algunas cosas que un médico experto puede y debe hacer. 

En gran parte, esto significa saber cómo evitar problemas, es decir, elegir la muestra de uso correcta, describir adecuadamente los productos / servicios, comprender la fecha adecuada del primer uso….

Además, si una solicitud se presenta como intento de uso y el cliente necesita el registro al menos en parte de manera expedita, el solicitante puede ahorrar un par de meses aproximadamente dividiendo la solicitud y enmendando parte de ella en un uso basado en solicitud.

Es un poco egoísta, pero creo que es importante comprender que no creo que deba buscarse un registro de marca sin la orientación de un profesional con conocimientos. Puede parecer bastante sencillo hacerlo en línea, pero hay muchas minas terrestres de las que hay que tener cuidado. Por último, una búsqueda de autorización previa es esencial para comprender los riesgos de adoptar o registrar una marca potencial.

Beneficios de registrar una marca.

Un registro puede actuar tanto como espada (ofensivo) como como escudo (defensivo). Un registro permite al propietario presentar una demanda por falsificación. Se puede incluir un registro en el Servicio de Aduanas que detendrá las falsificaciones en la frontera sin costo para el propietario. Un registro puede ser importante en caso de una disputa sobre el nombre de dominio. Sin duda, es importante para las redes sociales y los sitios minoristas en línea.

Considera dónde haces negocios

Marc Misthal explicó que el registro en el que usted hace negocios es importante.

“Lo anterior solo cubre el registro de marcas comerciales en los EE. UU.; Es importante considerar registrarse dónde se venden sus productos (o dónde se prestan sus servicios) y dónde se fabrican sus productos. 

Las jurisdicciones extranjeras pueden no ser importantes para su negocio en este momento, pero tomar medidas tempranas para proteger sus derechos en el extranjero puede pagar dividendos en el futuro, ya que los terceros en las jurisdicciones extranjeras a menudo registran marcas en sus jurisdicciones locales y luego tratan de vender el respaldo a sus empresas. verdaderos propietarios cuando esa parte busca ingresar a la jurisdicción (Esto le sucedió a Starbucks cuando intentó ingresar al mercado ruso.). "

¿Cuánto cuesta registrar su negocio?

Según el Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, las tarifas de registro de marcas comienzan en $ 225 y van hasta $ 325.

Sin embargo, el costo de marcar el nombre de su empresa puede variar ampliamente. Si elige contratar a un abogado, deberá pagar los honorarios legales. Si elige intentar presentar la documentación por su cuenta, solo tendrá que pagar tarifas de búsqueda y presentación.

También tienes que tener en cuenta tu tiempo. Dado que no conoce los entresijos de la marca comercial de su nombre o logotipo comercial, enfrentará una curva de aprendizaje y pasará mucho tiempo leyendo y yendo y viniendo con la oficina de marcas.

Sin embargo, tendrá tarifas adicionales, según la cantidad de clases / productos que esté registrando y otras consideraciones. Las marcas comerciales también deben renovarse de acuerdo con un calendario estricto. Puedes leer todos los detalles del registro a través de Sistema de Registro Electrónico de Marcas..

Tenga en cuenta que el proceso puede ser muy confuso, que deberá realizar una búsqueda para asegurarse de que el nombre no esté ya en uso y que la oficina puede solicitar documentación adicional después de la presentación inicial.

Espere pagar alrededor de $ 1000 si hace el papeleo por su cuenta y el proceso termina siendo más simple de lo esperado.

Si elige contratar a un abogado, lo cual es una excelente idea, ya que el proceso está muy involucrado, también deberá pagar los honorarios de los abogados. A un abogado especializado en derecho de marcas, le llevará mucho menos tiempo hacer el papeleo, ya que están familiarizados con el proceso.

Proteja su marca de negocios

Como aprendí por las malas, es vital que protejas tu marca. Si ha pasado mucho tiempo ideando un nombre y modelo únicos, tómese el tiempo para protegerlo marcando su nombre y logotipo.

Una vez que lo haya registrado, si alguien lo está utilizando, entonces necesita que su abogado le envíe una carta de cese y desistimiento. Esté preparado para proteger su marca comercial y su negocio.

No solo es importante para que los clientes sepan que están haciendo negocios con la persona correcta, sino que su reputación puede verse perjudicada si otra persona usa el mismo nombre sin el mismo nivel de servicio al cliente que le gustaría ofrecer a sus clientes.

Hace muchos años estaba promocionando un cliente. Al mismo tiempo, estaba trabajando con otra persona que tenía un nombre similar (pero no exacto) al mío. Desafortunadamente, ella comenzó a confundirse acerca de con quién de nosotros estaba tratando en diferentes asuntos promocionales. La otra persona no siempre cumplió las promesas y me temo que mi reputación con mi cliente comenzó a sufrir a pesar de que cumplí cada promesa y más allá. A menudo tenía que recordarle que no ejecutaba este o aquel tipo de programa promocional y que no estaba afiliado a la otra persona.

Si algo tan simple puede causar confusión, imagina cuánto peor es cuando alguien usa tu nombre exacto y trata de hacerlo. Copia tu contenido, apariencia y estrategia de negocios..

Finalmente, el cliente se desvaneció de mi lista. Esto sucede a veces en mi línea de trabajo, pero sospecho que ella seguía confundiéndome con la otra persona y decidió que no valía la pena trabajar conmigo. Eso fue bastante frustrante ya que me enorgullezco de seguir adelante.

No gastes dinero que no tienes

Tenga en cuenta que cada abogado con el que hablé para este artículo mencionó que está un poco protegido solo con el uso de la marca.

Si llama a su negocio "Nana's Gizmos" y reside en Pennsylvania y alguien le llama "Nana's Gizmos of Texas", es probable que no pueda combatirlo como lo haría si tuviera un registro federal.

Pero eso no significa que deba gastar miles de dólares en registrar su marca cuando apenas gana lo suficiente para pagarse.

En su lugar, espere hasta que su negocio haya crecido hasta el punto en que pueda darse el lujo de registrar su marca comercial. Considérelo solo como otro gasto comercial como cualquier otro y realice esa inversión en su negocio para protegerlo.

Sí, correrá el riesgo de que alguien más lo registre, pero si puede demostrar que ha estado usando el nombre todo el tiempo, es probable que no gane una batalla sobre él, ya que deberían haber investigado antes de presentarlo.

En última instancia, mi decisión fue que, si bien podía probar que había inventado mi nombre primero y mientras la persona corría en círculos lo suficientemente similares como para saber que probablemente había visto mi nombre comercial y lo había tomado deliberadamente o inconscientemente, no valía la pena para mí luchar por usarlo e incurrir en honorarios legales, cuando podría usar ese dinero para cambiar la marca y registrar mi nuevo nombre.

En mi caso, mi nueva marca funciona mucho mejor para mi modelo de negocio y mi base de clientes actual.

Fue la decisión más inteligente que pude haber tomado. Si se enfrenta a una situación similar, solo tiene que decidir dónde quiere poner su dinero. ¿Quieres luchar y conservar la marca que has construido o quieres seguir adelante y registrar tu nueva marca antes de anunciarla como lo hice?

Aprendí una valiosa lección de la experiencia y espero que puedan aprender de lo que he pasado y evitar dificultades similares. Ya sea que decida registrarse ahora, registrarse más tarde o cambiar de marca por completo, sepa que su reputación personal con sus clientes es mucho más importante de lo que realmente llama su negocio.


Preguntas frecuentes

¿Puedo registrar mi logo?

Siempre que esté asociado a una determinada marca, ¡por supuesto! Sin embargo, eso puede depender de si la oficina de patentes cree que es lo suficientemente distinto como para ser una marca registrada. No dude en utilizar un motor de búsqueda para intentar descubrir logotipos de marcas comerciales similares antes de presentar una solicitud.

¿Cuáles son los diferentes tipos de patentes? ¿En qué se diferencian?

Puede solicitar tres tipos de patentes, patentes de utilidad, patentes de diseño y patentes de plantas. Si está leyendo esta guía, es dudoso que necesite saber sobre las patentes de plantas, ya que tienen que ver con variedades de plantas nuevas y distintas.

Las patentes de utilidad tienen más que ver con invenciones prácticas y pueden otorgarse a los descubridores de nuevos procesos, máquinas o composición de la materia.

Las patentes de diseño tienen más que ver con procesos creativos y se pueden aplicar a artículos de fabricación (como un producto).

¿Cómo puedo poner legalmente "patente pendiente" en mis productos?

Una solicitud provisional le permitirá poner "pendiente de patente" en sus productos y servicios durante 12 meses, que no se pueden prorrogar.

¿Qué significan los símbolos ® y ©?

© - Copyright
® - Marca registrada
™ - Marca comercial
℠ - Marca de servicio (denota un servicio)

¿Qué es una marca?

Una marca puede ser tan simple como un logotipo, un eslogan o un nombre de marca. También puede ser la forma de un producto, un color, un sonido o un olor.

Los arcos dorados, la forma de una botella de cola, el rugido de un león antes de una película, una manzana McIntosh, "Simplemente hazlo", todo esto se reconoce instantáneamente como perteneciente a una empresa específica. Eso es lo que esas empresas tenían en mente cuando las diseñaron y las registraron como marcas comerciales. Puede registrar una marca comercial en https://www.uspto.gov/trademark. La USPTO dice que el proceso puede llevar "algunos meses". Después de pagar las tarifas para registrar la marca comercial, deberá realizar pagos regulares para conservarla.

¿Qué es una patente?

Las patentes se utilizan como una forma de proteger las obras de científicos locos competidores por un período temporal que dura de 15 a 20 años a cambio de la divulgación pública de esas obras.

Los productos protegidos por patentes incluyen "artículos manufacturados", procesos industriales, productos químicos y ciertos tipos de diseños. Específicamente, las patentes otorgan al titular “el derecho de excluir a otros de hacer, usar, ofrecer a la venta o vender” la invención que el titular ha realizado. También permite que el titular excluya a otros de importarlo a los Estados Unidos. Sin embargo, las patentes otorgadas solo son efectivas en los EE. UU.

El proceso para obtener una patente varía según el tipo de patente que se presenta, pero implica enviar una solicitud a la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. Y obtener la aprobación de un examinador. La oficina estima que tomará alrededor de 16 meses recibir noticias sobre las solicitudes iniciales.

Puede iniciar una solicitud para su invención en https://www.uspto.gov/patent.

¿Qué is Copyright?

Un copyright es principalmente para los creadores de medios. Según la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos, los derechos de autor pueden ser poesía, novelas, películas y arquitectura, entre otras obras. Protegen el trabajo presentado y fijado en una determinada forma de presentarlo.

Puede registrar oficialmente un copyright en www.copyright.gov. El sitio web estima que las reclamaciones realizadas en la web tardan siete meses en procesarse.

Acerca de Lori Soard

Lori Soard ha estado trabajando como escritora y editora independiente desde 1996. Ella tiene una licenciatura en educación en inglés y un doctorado en periodismo. Sus artículos han aparecido en periódicos, revistas, en línea y ha publicado varios libros. Desde 1997, ha trabajado como diseñadora web y promotora para autores y pequeñas empresas. Incluso trabajó durante un corto tiempo en sitios web de ranking para un popular motor de búsqueda y estudiando tácticas de SEO en profundidad para varios clientes. A ella le gusta escuchar de sus lectores.