Por qué (y cómo) hacer una marca registrada con su nombre comercial: Mi historia personal + Consejos útiles de abogados

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  • Actualizado: enero 22, 2019

Primero, una historia personal ... En 1996, renuncié a mi trabajo del día y decidí quedarme en casa y comenzar a escribir a tiempo completo. También aprendí a diseñar sitios web y comencé a editar y administrar los sitios web de otras personas.

Cuando empecé con ese tipo de trabajo, trabajaba principalmente con escritores románticos. Como escritor de romance, esa industria es de donde provinieron mis primeros clientes. Comencé un grupo promocional para esos autores y lo llamé Divas of Romance. No mucho después, comencé a dibujar sobre mi experiencia en negocios y a escribir artículos sobre temas como inteligencia empresarial y diseño. Naturalmente, mis clientes se convirtieron en una mezcla de autores y gente de negocios. Comencé a llamar a mi negocio de diseño web y gestión de contenido Promo Divas. Al principio, agregué el grupo a mi sitio web general y luego compré el nombre de dominio y creó un sitio separado.

Entonces Facebook cerró mi página de negocios ...

Entonces, decidí comenzar una página en Facebook para promocionar mi negocio. Facebook cerró mi página. No tenía idea de por qué. Cuando me puse en contacto con ellos, dijeron que era porque mi página infringía una marca registrada de otra persona.

Al parecer, alguien había registrado un nombre similar al que había estado usando durante muchos años. Nunca había registrado mi nombre. Nunca se me ocurrió hacerlo.

Lo que hicimos: Re-branding.

Después de consultar con un abogado amigo, tomé la difícil decisión de que pelear contra él no valía la pena.

Verás, mi nombre de marca realmente ya no encajaba con lo que estaba haciendo.

Cuando empecé, la mayoría de mis clientes eran escritores de romance femenino. Hoy en día, mis clientes son una gran mezcla entre hombres de negocios internacionales, escritores de todos los géneros y ambos géneros, y negocios locales. Muchos de mis clientes masculinos habían comentado a lo largo de los años el nombre de mi negocio. Me gustaría recibir comentarios como: "No tengo que convertirme en una diva para que construyas mi sitio, ¿verdad?"

Los comentarios fueron muy divertidos, pero me hicieron pensar en lo apropiado del nombre de la marca. Como mi abogado, amigo y yo, decidimos que era más fácil y más rentable cambiar de marca, decidí cambiar mi marca a algo que se aplicaría a todos mis clientes. Siento que realmente voy a la batalla por mis clientes, tratando de darles el mejor resultado posible y hacer que su marca sea vista por todos los millones de otros que existen.

se me ocurrio Guerreros Promo (TM) como mi nueva marca (auto descargable).

Sin embargo, antes de anunciarlo a una sola persona, decidí que primero lo marcaría como marca registrada. Es todo un proceso para registrar su nombre comercial. Mi principal razón por la que recomendaría a un propietario de una pequeña empresa que marque su nombre es simplemente que otra persona puede tomar el nombre de la marca que tanto te costó construir y que tendrás que cambiar de marca. Si bien funcionó bien para mí porque necesitaba volver a crear una marca de todos modos, es posible que no quieras volver a hacer una marca.

De hecho, me encanta mi nuevo nombre comercial y marca. Se adapta a lo que hago mucho mejor que el nombre inicial y se ajusta a mi variada lista de clientes.

No estoy solo…

Esto no es un problema que solo he enfrentado. Hace poco estuve hablando con un amigo de la escuela secundaria que dirige un negocio de servicios de impuestos. Lori Brooks, propietaria de The Tax Honey (el sitio ya no está disponible) en Indianápolis, Indiana, compartió su experiencia conmigo en alguien que intenta tomar su nombre de marca y usarlo para su propio nombre.

Hay una persona que ha tratado de robarme mi Idea de negocio y mi nombre de marca.

Sé exactamente cómo encontró mi nombre y fue mediante el uso de la publicidad paga de Facebook

La única diferencia en algunas de las cosas de marketing es una palabra y esa palabra es "el".

He tenido mi negocio desde 2009, ella inició la suya en 2014.

La persona incluso ha creado una cuenta de correo electrónico similar en el mismo servidor de correo electrónico que Brooks. A diferencia de mí, la Sra. Brooks no tiene intención de cambiar de marca.

De ninguna manera no, ¿cómo voy a volver a la marca. Busqué ese nombre durante muchos años después de que se me ocurrió y no existía hasta 2014. Hice publicidad pagada en Facebook que iba por todas partes; Puedo hacer impuestos en otros estados, no solo en Indiana.

Honestamente, Lori Brooks es una empresa que puede beneficiarse de la marca registrada de la marca para protegerse en el futuro de este tipo de cosas. Afortunadamente, WHSR pudo hablar con algunos abogados sobre este tema.

Consejos de Abogados: Protegiendo tu Marca

Me puse en contacto con algunos abogados para obtener su opinión sobre la protección de su marca. El consejo resultante es muy útil para los dueños de negocios.

“Una marca registrada es el identificador de la fuente” - Marc Misthal

Marc Misthal es director de la oficina de Gottlieb, Rackman & Reisman en Nueva York, PC Marc se especializa en todas las áreas de marcas y derechos de autor, litigios y enjuiciamientos, y tiene una amplia familiaridad con nombre de dominio y temas de internet.

Consejos de Marc Misthal en Gottlieb, Rackman & Reisman

marc misthal
Marc Misthal

Algunas cosas para comenzar: Primero, una marca registrada es un identificador de fuente: es algo que se usa para indicar que un bien o servicio en particular se originó con una fuente en particular.

En los EE. UU., Obtiene los derechos de marca comercial utilizando la marca (por ejemplo, vendiendo productos con etiquetas colgantes o con el sello que lleva la marca). Entonces, la pregunta aquí no es sobre “marcas registradas”, sino sobre el registro. Algunas razones para registrarse se enumeran a continuación.

En el proceso de marca

Le pregunté a Marc sobre cuánto tiempo se puede esperar que tome el proceso.

En promedio, generalmente toma entre un año y un año y medio desde el momento en que se presenta una solicitud de marca registrada en la Oficina de Marcas de los EE. UU. Hasta que surja un problema de registro. Dado que los derechos de marca comercial se basan en el uso y no en el registro, si el propietario de una marca comercial utiliza su marca mientras la solicitud está pendiente, tienen derechos, ya sea que tengan o no un registro.

Lo siguiente fue en respuesta a mi pregunta sobre si recurrir a un abogado aceleraría el proceso (Marc no era solo autopromocionante. Quería saber los beneficios de contratar a un abogado, porque generalmente hay algunos).

Trabajar con un abogado que esté familiarizado con las prácticas de la Oficina de Marcas de EE. UU. Puede simplificar el proceso de solicitud.

Por ejemplo, un abogado puede realizar una búsqueda antes de presentar una solicitud para determinar si hay registros existentes que puedan bloquear su solicitud; en algunos casos, un abogado puede proporcionar consejos sobre cosas que se pueden hacer para evitar que los registros existentes bloqueen su solicitud. Además, un abogado que esté familiarizado con la práctica de la Oficina de Marcas de los EE. UU. Podrá responder a las comunicaciones de la Oficina de Marcas con la información que está buscando, lo que puede evitar largos intercambios de ida y vuelta que podrían retrasar la emisión de un registro.

Además, si se emite una negativa, los abogados que están familiarizados con la práctica de la Oficina de Marcas de EE. UU. A menudo pueden presentar argumentos legales que pueden superar la negativa.

La marca registrada de su nombre y / o logotipo tiene muchas ventajas. Marc compartió:

Los registros de marcas comerciales son muy útiles para hacer cumplir sus derechos de marca.

  • A) Proporcionan derechos en todo el país (el simple hecho de usar una marca otorga derechos solo en el área donde se utiliza la marca).
  • B) Una vez que se registra una marca, puede usar el símbolo ® para mostrar que está registrada.
  • C) Los registros impiden que terceros registren las mismas marcas o similares para su uso en relación con productos o servicios iguales o similares.
  • D) Los registros de marcas se pueden registrar con la protección de Aduanas y Fronteras de EE. UU. Para evitar la importación de productos falsificados.
  • E) Algunas plataformas en línea solo tomarán medidas contra los infractores si puede proporcionar evidencia de sus derechos, como el registro de una marca registrada.

"Asegurar un registro de marca federal es una de las formas más prácticas y rentables ..." - Michael Cannata

Michael Cannata, socio del Grupo de práctica de propiedad intelectual de Rivkin Radler LLP, compartió su opinión sobre el registro de una marca registrada.

Michael Cannata, socio del Grupo de práctica de propiedad intelectual de Rivkin Radler LLP

michael cannata
Michael Cannata

Asegurar un registro de marca federal es una de las maneras más prácticas y rentables en que los propietarios de negocios pueden proteger su marca.

Para estar seguros, hay una multitud de beneficios que disfrutan los propietarios de marcas registradas a nivel federal. Por ejemplo, los propietarios de marcas comerciales tienen prioridad nacional en su marca comercial. Esto significa que los propietarios de marcas registradas, con ciertas excepciones, mantienen derechos superiores para usar su marca registrada en todo Estados Unidos.

Otro beneficio del registro federal de marcas comerciales es que la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de los EE. UU. Se negará a registrar cualquier solicitud de marca comercial que sea confusamente similar a una marca comercial registrada. Esta importante función puede disuadir a terceros que, sin saberlo, intentan registrar y explotar una marca comercial similar.

Finalmente, otro beneficio del registro de marca federal es que los propietarios de una marca registrada pueden usar el conocido símbolo "®" para avisar a otras personas que una marca registrada en particular está registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU.

"Un registro puede actuar como una espada (ofensiva) y un escudo (a la defensiva)". - Randy Friedberg

Randy Friedberg, Socio en White y Williams LLP, también se tomaron el tiempo de responder algunas preguntas sobre marcas comerciales. Comprenda que las marcas registradas en los Estados Unidos funcionan de cierta manera. Randy comparte:

randy friedberg
Randy Friedberg

Randy Friedberg, Colaboradores Blanca y Williams LLP

En los Estados Unidos (a diferencia de la mayoría del mundo) los derechos se establecen por uso, no por registro. Por lo tanto, independientemente del registro, el uso en el comercio otorgará al propietario derechos de ley común en una marca comercial. Sin embargo, estos derechos se limitarán al área geográfica en la que se ha utilizado la marca, y solo para los productos / servicios. Por lo tanto, por ejemplo, si estoy usando una marca registrada para zapatos en Nueva York y Nueva Jersey, y alguien comienza a usar la misma marca para los mismos productos en California, no hay nada que pueda hacer al respecto. Si intentan expandirse a Nueva York, puedo detenerlos. Si intento expandirme a California, pueden detenerme.

Por otro lado, un registro federal otorga a los usuarios derechos en todo el país, independientemente de dónde se utilice la marca y puede durar para siempre si se mantiene adecuadamente. Además, un registro crea una presunción (refutable no concluyente) de que el solicitante de registro posee la marca y tiene el derecho exclusivo de usarla. Además, 5 años después de los problemas de registro, el registro puede presentar una declaración jurada y el registro se vuelve indiscutible, lo que significa que hay muy pocas formas de atacarlo.

Finalmente, muchos sitios de redes sociales y minoristas en línea requieren registros para poder poseer un dominio.

Contratar a un abogado es útil con el proceso, como mencioné anteriormente. Le pregunté a Randy cómo podría ayudar la contratación de un abogado y aquí está su respuesta:

Hay algunas cosas que un profesional experto puede y debe hacer. En gran parte, esto significa saber cómo evitar problemas, es decir, elegir el espécimen de uso correcto, describir los productos / servicios correctamente, comprender la fecha correcta del primer uso ...

Además, si una solicitud se presenta como intento de uso y el cliente necesita el registro al menos en parte de manera expedita, el solicitante puede ahorrar un par de meses aproximadamente dividiendo la solicitud y enmendando parte de ella en un uso basado en solicitud.

Es un poco egoísta, pero creo que es importante comprender que no creo que deba buscarse un registro de marca sin la guía de un profesional con conocimientos. Puede parecer bastante simple de hacer en línea, pero hay muchas minas terrestres que desconfiar. Por último, una búsqueda de autorización previa es esencial para comprender los riesgos de adoptar o registrar una posible marca.

Beneficios de registrar una marca.

Un registro puede actuar como una espada (ofensiva) y un escudo (defensivo). Un registro le permite al propietario traer una demanda por falsificación. Se puede incluir un registro en el Servicio de Aduanas que detendrá las falsificaciones en la frontera sin costo para el propietario. Un registro puede ser importante en el caso de una disputa de nombre de dominio. Sin duda, es importante para las redes sociales y los sitios de minoristas en línea.

Considera dónde haces negocios

Marc Misthal explicó que el registro en el que usted hace negocios es importante.

“Lo anterior solo cubre el registro de marcas en los Estados Unidos; es importante considerar registrar dónde se venden sus productos (o dónde se prestan sus servicios) y dónde se fabrican sus productos.

Las jurisdicciones extranjeras pueden no ser importantes para su negocio en este momento, pero tomar medidas tempranas para proteger sus derechos en el extranjero puede pagar dividendos en el futuro, ya que los terceros en las jurisdicciones extranjeras a menudo registran marcas en sus jurisdicciones locales y luego tratan de vender el respaldo a sus empresas. verdaderos propietarios cuando esa parte busca ingresar a la jurisdicción (Esto le sucedió a Starbucks cuando intentó ingresar al mercado ruso.) ".

¿Cuánto cuesta registrar su negocio?

Según la Oficina de Marcas y Patentes de EE. UU., Las tarifas de presentación de marcas comienzan en $ 225 y aumentan en $ 325.

Sin embargo, el costo de registrar su nombre comercial puede variar ampliamente. Si decide contratar a un abogado, tendrá que pagar los honorarios legales. Si elige intentar presentar la documentación por su cuenta, solo tendrá que pagar las tarifas de búsqueda y presentación.

También tienes que tener en cuenta tu tiempo. Ya que no conoce los entresijos de las marcas registradas de su nombre o logotipo comercial, enfrentará una curva de aprendizaje y pasará mucho tiempo leyendo y yendo y viniendo con la oficina de marcas registradas.

Sin embargo, tendrá tarifas adicionales, según la cantidad de clases / productos que esté registrando y otras consideraciones. Las marcas comerciales también deben renovarse de acuerdo con un calendario estricto. Puedes leer todos los detalles del registro a través de Sistema de Registro Electrónico de Marcas.. Sin embargo, tenga en cuenta que el proceso puede ser muy confuso, que tendrá que hacer una búsqueda para asegurarse de que el nombre no esté en uso y que la oficina puede solicitar documentos adicionales después de la presentación inicial.

Espere pagar alrededor de $ 1000 si hace el papeleo por su cuenta y el proceso termina siendo más simple de lo esperado.

Si elige contratar a un abogado, lo cual es una excelente idea, ya que el proceso está muy involucrado, también deberá pagar los honorarios de los abogados. A un abogado especializado en derecho de marcas, le llevará mucho menos tiempo hacer el papeleo, ya que están familiarizados con el proceso.

Proteja su marca de negocios

Como aprendí de la manera más difícil, es vital que protejas tu marca. Si ha pasado un montón de tiempo con un nombre y un modelo únicos, también tómese el tiempo para protegerlos mediante la marca registrada de su nombre y logotipo.

Una vez que lo haya registrado, si alguien lo está utilizando, debe pedirle a su abogado que le envíe una carta de cese y desistimiento. Esté preparado para proteger su marca y su negocio.

No solo es importante para que los clientes sepan que están haciendo negocios con la persona correcta, sino que su reputación puede verse perjudicada si otra persona usa el mismo nombre sin el mismo nivel de servicio al cliente que le gustaría ofrecer a sus clientes.

Hace muchos años yo estaba promocionando un cliente. Al mismo tiempo, ella estaba trabajando con otra persona que tenía un nombre similar (pero no exacto) al mío. Desafortunadamente, comenzó a confundirse con cuál de los dos estaba tratando con diferentes asuntos promocionales. La otra persona no siempre cumplió las promesas y me temo que mi reputación con mi cliente comenzó a sufrir a pesar de que cumplí todas las promesas y más allá. A menudo tendría que recordarle que no ejecuté este o aquel tipo de programa promocional y que no estaba afiliado a la otra persona.

Si algo tan simple puede causar confusión, imagina cuánto peor es cuando alguien usa tu nombre exacto y trata de hacerlo. Copia tu contenido, apariencia y estrategia de negocios..

En última instancia, el cliente se desvaneció de mi lista. Esto sucede a veces en mi línea de trabajo, pero sospecho que ella siguió confundiéndome con la otra persona y decidió que no valía la pena trabajar conmigo. Eso fue bastante frustrante ya que me enorgullezco de seguir adelante.

No gaste dinero que no tiene

Tenga en cuenta que cada abogado con el que hablé para este artículo mencionó que está un poco protegido solo con el uso de la marca.

Si llama a su negocio "Nana's Gizmos" y reside en Pensilvania y alguien los llama "Nana's Gizmos of Texas", es probable que no pueda luchar como si lo hiciera si tuviera un registro federal.

Pero, eso no significa que deba gastar miles de dólares en registrar su marca cuando apenas esté ganando lo suficiente para pagarse.

En su lugar, espere hasta que su negocio haya crecido hasta el punto en que pueda darse el lujo de registrar su marca comercial. Considérelo solo como otro gasto comercial como cualquier otro y realice esa inversión en su negocio para protegerlo.

Sí, se arriesgará a que otra persona lo registre, pero si puede probar que ha estado usando el nombre todo el tiempo, es probable que no ganen una batalla por ello, ya que deberían haber investigado antes de archivar.

En última instancia, mi decisión fue que si bien podía probar que primero había encontrado mi nombre y que la persona tenía círculos tan similares que sabía que probablemente había visto el nombre de mi empresa y que la había tomado a propósito o inconscientemente, no valía la pena. Es para mí pelear para usarlo e incurrir en gastos legales, cuando podría usar ese dinero para cambiar el nombre y registrar mi nuevo nombre.

En mi caso, mi nueva marca funciona mucho mejor para mi modelo de negocio y mi base de clientes actual.

Fue la decisión más inteligente que pude haber tomado. Si se enfrenta a una situación similar, solo tiene que decidir dónde quiere poner su dinero. ¿Quieres luchar y conservar la marca que has creado o quieres seguir adelante y registrar tu nueva marca antes de anunciarla como lo hice?

Aprendí una valiosa lección de la experiencia y espero que pueda aprender de lo que he pasado y evitar dificultades similares. Ya sea que decida registrarse ahora, registrarse más tarde o renovar su marca, sepa que su reputación personal con sus clientes es mucho más importante de lo que realmente llama su negocio.

Artículo de Lori Soard.

Lori Soard ha estado trabajando como escritora y editora independiente desde 1996. Ella tiene una licenciatura en educación en inglés y un doctorado en periodismo. Sus artículos han aparecido en periódicos, revistas, en línea y ha publicado varios libros. Desde 1997, ha trabajado como diseñadora web y promotora para autores y pequeñas empresas. Incluso trabajó durante un corto tiempo en sitios web de ranking para un popular motor de búsqueda y estudiando tácticas de SEO en profundidad para varios clientes. A ella le gusta escuchar de sus lectores.